Warum ist eine Markenrecherche sinnvoll?

Bevor eine Marke angemeldet und/oder in Benutzung genommen wird, sollte eine professionelle Recherche nach ähnlichen und identischen Marken durchgeführt werden.

Risiken minimieren

Eine solche Recherche ist immer sinnvoll, um das Risiko einer Markenrechtsverletzung durch die Benutzung der gewünschten Marke bzw. das Risiko eines Widerspruchs gegen die Markeneintragung zu minimieren.

Eine Recherche in den freizugänglichen Datenbanken ersetzt keine professionelle Ähnlichkeitsrecherche. Es ist allerdings durchaus empfehlenswert vorher eine Recherche in den freizugänglichen Datenbanken durchzuführen, um bereits ggf. identische Marken zu finden. Wenn identische Marken im identischen oder ähnlichen Dienstleistungsbereich gefunden wurden, sollte die anvisierte Marke ausgewechselt oder geändert werden. Wenn keine problematische Marke in den freizugänglichen Datenbanken gefunden wird, sollte eine professionelle Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden.

Schadensersatz vermeiden

Die Kosten für eine Markenrecherche sind regelmäßig um ein vielfaches geringer als die Kosten die für ein erstinstanzliches Markenrechtsverletzungsverfahren anfallen können. Ausgehend von einem Regelstreitwert von EUR 50.000,00 können in einem erstinstanzlichen Verfahren –ohne Berücksichtigung etwaiger Schadensersatzansprüche- ca. 8000 EUR Prozesskosten anfallen. Bei einer außergerichtlichen Klärung können bei dem genannten Streitwert ca. 1500 EUR anfallen. Bei bekannten Marken wird der Streitwert meist noch höher angesetzt.

Eine professionelle Markenrecherche ist daher immer zu empfehlen.

Welche Waren oder Dienstleistungen soll ich recherchieren oder recherchieren lassen?

Zunächst einmal macht es Sinn, bei einer Recherche nicht einzelne Waren oder Dienstleistungen in den Vordergrund zu stellen, sondern die jeweiligen Klassen der Nizzaer Klassifikation, der diese angehören, auch wenn dies mehr Aufwand bedeutet, weil die Ergebnisse genauer überprüft werden müssen und naturgemäß viele „Treffer“ angezeigt werden, die zwar in derselben Klasse geschützt sind, bei denen aber trotzdem keine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit besteht. Denn ansonsten besteht die Gefahr, Marken zu übersehen, die für anderslautende, in der Sache aber identische oder ähnliche Begriffe angemeldet oder eingetragen sind.

Sodann ist es natürlich unerlässlich, in allen Klassen zu recherchieren, zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke angemeldet werden soll, denn anderenfalls wäre die Recherche unvollständig und ihr Ergebnis, wenn überhaupt, nur eingeschränkt brauchbar.

Schließlich müssen auch die Besonderheiten der Nizzaer Klassifikation und die Auswirkungen berücksichtigt werden, die diese auf die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit haben.

Denn die Nizzaer Klassifikation ist zuallererst ein organisatorisches Instrument, das es den Markenämtern erlaubt, die Höhe der Gebühren für eine Markenanmeldung sicher zu berechnen. Mit wenigen Ausnahmen orientieren sich die Ämter dabei an der Anzahl der Klassen der Nizzaer Klassifikation, in die die bei der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen fallen. Die Anzahl dieser Klassen bestimmt dann die Gebührenhöhe für die Markenanmeldung.

Diese Ausrichtung führt allerdings dazu, dass die Zuordnung von Waren und Dienstleistungen zu den einzelnen Klassen nicht immer streng logisch und überzeugend ist. Sie nimmt insbesondere nur geringe Rücksicht auf die markenrechtliche Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

So fallen etwa Bauelemente und Baumaterialien aus Metall in die Klasse 06, während solche nicht aus Metall der Klasse 19 zugerechnet werden. Markenrechtlich sind diese Waren einander selbstverständlich ähnlich, so dass, selbst wenn nur eine der beiden Klassen von der Markenanmeldung erfasst wird, auch die andere mitrecherchiert werden muss um sicherzustellen, dass es nicht in dieser Klasse ähnliche oder gar identische Marken gibt, die Schutz für dann ähnliche Waren (nämlich Bauelemente oder Baumaterialien) gewähren und der eigenen Anmeldung und Benutzung des ins Auge gefassten Zeichens entgegenstehen können.

Zu ähnlichen Effekten führt in bestimmten Fällen die Entscheidungspraxis der Ämter. So werden zum Beispiel Software als Ware (Klasse 09) und die Dienstleistungen der Softwareerstellung (Klasse 42) weithin als höchstgradig ähnlich/identisch angesehen. Auch hier wird eine sinnvolle Recherche stets beide Klassen umfassen, auch wenn eine Anmeldung oder Benutzung nur in einer von beiden geplant ist.

Sich an dieser Stelle zu sehr auf die Frage der Kosten einer Recherche zu konzentrieren kann daher letztlich dazu führen, an sich wichtige Klassen nicht zu recherchieren und aufgrund dessen unwissentlich eine in ihrem Bestand erheblich gefährdete Marke zur Anmeldung zu bringen oder sogar zu benutzen.

Eine sinnvolle Markenrecherche wird dagegen immer auch etwaige Beziehungen zwischen Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen mitberücksichtigen und die Recherche entsprechend um diese Klassen erweitern.